Cos’è un marchio e perché è importante registrarlo

 

Qualunque imprenditore o imprenditrice che apra un’attività deve prendere numerose decisioni all’inizio. Deve innanzitutto soffermarsi sulla propria idea di business, ovvero scegliere cosa produrre o che servizio fornire, oltre a dover individuare il proprio cliente tipo per avere bene in mente il target di riferimento con il quale dovrà interfacciarsi. 

Una delle tante decisioni che dovrà prendere riguarderà il segno, la parola o il nome che contraddistinguerà i suoi prodotti o servizi. In altre parole, dovrà decidere che marchio utilizzare nella propria attività imprenditoriale.

Queste è una delle scelte più importanti che dovrà prendere chiunque si cimenti nel mondo dell’imprenditoria. Il marchio è infatti uno strumento comunicativo fortissimo, in grado di distinguere prodotti e servizi e di esprimere i valori che contraddistinguono un brand.  

Nello scegliere il proprio marchio è importante che l’imprenditore o imprenditrice sappia che cos'è un marchio e che caratteristiche deve avere per poter essere registrato come tale. 

Il presente articolo ha lo scopo di spiegare cos’è un marchio e riassumere le caratteristiche che esso deve avere. 

Spiegheremo anche perché è importante registrare un marchio se si opera online e quali vantaggi apporta la registrazione agli imprenditori digitali.

Cos’è un marchio?

Un marchio è un simbolo o una parola utilizzata per identificare immediatamente un'azienda, un prodotto, un servizio o qualunque oggetto venduto in commercio. 

Il marchio è definito all’interno dell’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), in cui è stabilito che:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni ((...)) purché siano atti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

 

Pertanto, dall’analisi della disposizione normativa, emergono due caratteristiche essenziali che un segno deve necessariamente avere per essere considerato un marchio.

Il segno deve essere:

• Distintivo: ovvero idoneo a distinguere i prodotti e i servizi. Pertanto, non possono essere considerati marchi i segni che sono meramente descrittivi dei prodotti o servizi, ad esempio in relazione alla loro quantità, qualità, valore e provenienza; 
• Nuovo: è necessario essere in grado di distinguere il marchio rispetto ad altri marchi precedenti o altri segni distintivi. Per evitare di creare confusione nei consumatori è necessario che un marchio non sia identico o simile a quello di un competitor. Tale caratteristica deve essere valutata in correlazione agli altri marchi e segni distintivi.

Le funzioni del marchio

Il Codice della Proprietà Industriale riconosce una funzione distintiva intrinseca del marchio.

Il marchio è un indicatore di provenienza in grado di distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli di un altro. Grazie al marchio possiamo infatti distinguere a prima vista un cellulare Apple da uno prodotto dalla Samsung.

Tuttavia, il marchio non ha solamente una funzione distintiva; con il tempo e l’utilizzo se ne possono aggiungere di altre. Ecco le funzioni che può assumere un marchio:

• Distintiva
• Garanzia di qualità
• Pubblicitaria
• Bene produttivo

Marchio come garanzia di qualità

Il marchio è in grado di creare aspettative sulle caratteristiche e sul livello qualitativo di un determinato prodotto o servizio.

Se pensiamo a una Ferrari, ci verrà sicuramente in mente una macchina con assetto sportivo e un motore con un'elevata potenza. Diversamente, se pensiamo a una Tesla, ci verrà in mente sempre una macchina ma con caratteristiche completamente diverse da quelle di una Ferrari: una macchina con un motore elettrico, innovativa e tecnologica.

Marchio con funzione pubblicitaria

Questa funzione è correlata a ciò che un segno è in grado di richiamare.

Con la pubblicità, infatti, è possibile trasmettere al pubblico un messaggio capace di enfatizzare certe caratteristiche dei prodotti o dei servizi commercializzati o di esporre valori che contraddistinguono il business dell’imprenditore, riuscendo così ad attrarre clienti potenziali.

Marchio come bene produttivo

Il marchio negli ultimi anni ha acquistato sempre maggiore rilevanza come bene produttivo in sé. Il marchio infatti può essere oggetto di innumerevoli contratti atti a disciplinare il suo utilizzo. Basta pensare ai contratti di merchandising e agli stessi contratti di cessione dei marchi.

Alla luce di tutte queste funzioni, il marchio costituisce un vero e proprio asset aziendale per l’imprenditore che lo ha registrato e che lo utilizza.

Cosa può essere utilizzato come marchio

È possibile registrare come marchi tutti i segni distintivi che possono essere rappresentati in modo tale da consentire di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Nel Codice della Proprietà Industriale, sempre nell’articolo numero 7, sono anche elencati alcuni segni idonei a essere registrati come marchi, ovvero:

Parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Tuttavia, oltre a questi segni, possono essere oggetto di registrazione anche altri segni distintivi, a patto che possano essere rappresentati nei registri in modo tale che sia ben chiaro quale sia l’oggetto di tutela. Pertanto, ad esempio, sono registrabili anche segni distintivi olfattivi e sonori.

Di seguito analizziamo alcuni segni distintivi che possono essere registrati come marchi:

• Marchio denominativo; 
• Marchio figurativo; 
• Marchio di colore; 
• Marchio di forma; 
• Marchio di suono;
• Marchio olfattivo.

Marchio denominativo

Possono essere oggetto di registrazione marchi costituiti esclusivamente da parole, lettere, cifre o altri caratteri tipografici standard.

Come marchio di parole, ad esempio, possiamo pensare a marchi come Esselunga e Nike. In questo caso l’oggetto della protezione è la parola stessa e non la grafica che contraddistingue la loro rappresentazione.

Anche i numeri sono idonei a essere utilizzati come marchi; basta pensare alla Fiat che produce le “500” oppure a Chanel “N°5”.

Lo stesso vale per i nomi di persona, che possono essere utilizzati come segni distintivi purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi porta tali nomi.

Non può essere però registrato o usato come marchio il nome di una persona famosa, per evitare che si possa fare un uso parassitario della notorietà altrui.

Marchio figurativo

Il marchio si può comporre anche da soli elementi grafici, come ad esempio la famosa mela della Apple.

L’elemento grafico può essere combinato anche con una parte testuale; in questo caso avremo un marchio complesso.

Esempi di marchi complessi sono i loghi di Barilla e di Esselunga, poiché oltre a essere costituiti da parole presentano anche una grafica distintiva.

Marchio di colore

Il marchio può essere costituito esclusivamente da un colore o da una combinazione di colori.

Si pensi al notorio azzurro Tiffany che contraddistingue sia i prodotti Tiffany che il loro packaging.

Marchio di forma

Alcune volte la funzione distintiva è individuabile nella forma tridimensionale del prodotto o nel suo imballaggio. Per citare due esempi famosi, il Toblerone e i mattoncini della Lego.

Per poter essere registrato come marchio, la forma deve possedere una mera funzione distintiva e non una connotazione tecnica o artistica.

Marchio di suono

Si tratta di un marchio costituito da una melodia, come il suono che caratterizza l’avvio del sistema operativo Windows.

Marchio olfattivo

È un marchio costituito da una fragranza, come il profumo di erba tagliata per la vendita di palline da tennis.

La registrazione di un marchio olfattivo è molto complessa in quanto è difficile stabilire in maniera chiara e univocamente riconoscibile la fragranza oggetto di tutela.

I marchi che vengono registrati più frequentemente sono i marchi denominativi e figurativi.

Requisiti che il marchio deve avere per poter essere registrato

Per poter essere oggetto di registrazione, un marchio deve possedere i seguenti requisiti oggettivi:

• Novità; 
• Capacità distintiva;
• Liceità. 

Andiamo a vederli più nel dettaglio.

Novità

L’art. 12 del CPI disciplina il requisito della novità. 

Un marchio non può essere registrato se alla data del deposito della domanda: 

• È già registrato o è efficace nello Stato un marchio identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o affini;
• È identico o simile a un segno noto nello Stato come ditta, denominazione, insegna o nome a dominio che contraddistingue attività d’impresa identiche o affini;
• È identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto già registrato nello Stato o efficace nello Stato che contraddistingue prodotti o servizi identici o affini e anche non affini. 

In sostanza, un marchio non può essere definito nuovo se è identico o simile ad altri marchi o segni distintivi usati in precedenza per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli che vorrebbe vendere l’imprenditore o l’imprenditrice in questione. 

Inoltre, un marchio notorio (ovvero un marchio noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza) non può essere utilizzato da terzi neanche per contraddistinguere prodotti o servizi non affini. 

Ipotizzando un esempio concreto, non sarà possibile utilizzare il marchio Apple per vendere prodotti di cancelleria, poiché il consumatore potrebbe essere indotto a pensare che vi sia una correlazione o identità tra la famosa Apple e la società che, nel nostro esempio, commercializza cancelleria.  

Capacità distintiva

La capacità distintiva è disciplinata nell’art. 13 del CPI, in cui si afferma che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli:  

• Che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (es. lusso, extra);
• Che consistono esclusivamente nelle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che si riferiscono alla specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio (es. utilizzare il marchio “Divani” per vendere divani). 

I marchi, in relazione alla capacità distintiva, si suddividono in marchi “forti” e in marchi “deboli”. 

Per poter avere un marchio con una forte capacità distintiva che garantisca una forte tutela nei confronti di terzi, è importante evitare un segno che abbia collegamenti concettuali tra il marchio in sé e i prodotti o servizi da esso contraddistinti. 

Sarebbe quindi preferibile utilizzare marchi di fantasia o inventati (es. lo swoosh della Nike) o marchi che includano parole di significato comune che non siano però correlate ai prodotti o servizi per i quali vengono utilizzate (es. Diesel per prodotti d’abbigliamento).

La registrazione di un marchio debole, ovvero con una correlazione concettuale tra il marchio e il prodotto o servizio, ne rende più difficile la tutela in caso di confusione con un altro segno simile. 

La capacità distintiva di un marchio può però variare nel tempo in base all’uso che si fa di tale marchio. 

Un marchio potrebbe infatti acquistare capacità distintiva nel tempo, come è avvenuto per esempio a Divani & Divani, ma potrebbe anche perderla, come è avvenuto per Cellofan.

Liceità e verità del segno

Ai sensi dell’art. 14 del CPI, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

• I segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (es. non è possibile registrare come marchio il termine “Mafia”);
• I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio (es. non è possibile registrare il marchio Cotonella per contraddistinguere prodotti la cui composizione non includa il cotone);

I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (es. non è possibile registrare come marchio un’opera di Banksy).

Che vantaggi dà la registrazione del marchio se si opera online? 

La registrazione di un marchio ne agevola la tutela. 

Al contrario, i marchi di fatto (ovvero i marchi che vengono utilizzati ma che non sono stati oggetto di registrazione) riscontrano notevoli difficoltà e limiti ai fini della tutela. 

Un marchio registrato, inoltre, dà accesso anche a differenti procedure di autotutela che sono precluse a un titolare di un marchio di fatto. 

Di seguito passeremo in rassegna i vantaggi di cui può godere online un imprenditore o un’imprenditrice che abbia registrato il proprio marchio.

Tutela sulle piattaforme online

Le maggiori piattaforme ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione dei titolari di marchi registrati numerosi strumenti gratuiti e facilmente attivabili per segnalare le inserzioni di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale del titolare del marchio.

Le maggiori piattaforme online, come Facebook, Instagram, TikTok, Google, Ebay e Amazon, prevedono degli strumenti di tutela stragiudiziale nel caso in cui si verifichi un utilizzo illecito di un marchio registrato all’interno della loro piattaforma.

Il titolare del marchio, tramite la compilazione di semplici moduli online, può segnalare le violazioni e richiedere la cancellazione del materiale o anche dei profili stessi che hanno violato i suoi diritti.

In questi moduli viene chiesto di indicare i riferimenti del marchio registrato per il quale è stata riscontrata una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Per i marchi non registrati, l’accesso a tali strumenti di autotutela è solitamente precluso.

Con questi strumenti è possibile ottenere risultati concreti in tempi brevi e senza dover sostenere costi processuali.

Tutela del nome di dominio

Un ulteriore vantaggio che apporta la registrazione di un marchio (utile specialmente per chi opera online) è la possibilità di tutelare il proprio nome di dominio.

L'art. 22 del CPI stabilisce che è vietato adottare come nome a dominio di un sito un segno uguale o simile all'altrui marchio.

Di conseguenza, nel caso in cui un terzo decidesse di registrare un nome di dominio uguale o simile a un marchio già preventivamente registrato, il titolare di tale marchio registrato potrà pretendere la cessazione del suo utilizzo o la sua riassegnazione. Questo perché l’utilizzo da parte di terzi di un nome di dominio uguale o simile a un marchio registrato potrebbe trarre in confusione il pubblico sull’effettiva provenienza dei prodotti o servizi in questione.

Il titolare del marchio potrà ricevere tutela agendo giudizialmente, tramite un procedimento cautelare, o stragiudizialmente, ad esempio aprendo una procedura di opposizione tramite Registro.it.

Cos'è un marchio: conclusioni

Questo articolo vuole essere una guida che spieghi brevemente cosa è un marchio e cosa può essere registrato come tale.

Per poter scegliere il marchio che contraddistinguerà i tuoi prodotti o servizi è importante sapere che requisiti deve avere per poter superare il procedimento di registrazione.

Per una scelta consapevole, è altrettanto utile sapere che la mancata registrazione di un marchio, oltre a provocare difficoltà e limiti alla sua tutela, precluderà anche l’adozione di strumenti di tutela stragiudiziale disponibile online.